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企業知財部の方へ

明細書作成コメント

当事務所がご納品する明細書の案文では、

(1)クレイム・アップされていない将来の限定要素候補の記載箇所

(2)分割予定の記載箇所

等を色分けやマーキングを施して目立つようにしています。

ご担当者様が変更になってしまっても、案文をファイルしておいていただければ、その案文が、審査請求要否判断時や拒絶理由対応時の参考資料としてお使いいただけるのではないかと考えております。

加えて、"請求項作成の意図"を別紙にてお付けすることも可能です。"請求項作成の意図"は平易な文章で書くように心掛けています。
請求項を読むことに不慣れなご発明者様には、この"請求項作成の意図"を参考にして請求項を読んでいただければ…と思っています。

また、拒絶査定の審決取消訴訟でよく言われることが"出願人の主張することが請求項に正確に表現されていない"ということです。

審決取消訴訟まで提起しておいて、そのようなミスがあるとは・・・と思いがちですが、どうやら請求項を作成する際に陥りやすいミスのようです。

有名なリパーゼ判決の趣旨からすれば"特許請求の範囲を特別の事情もないのに限定的に解釈して進歩性を判断することは許されない"ことから、特許請求の範囲には進歩性の判断の対象となるために必要な構成要件をすべて記載するようにしなければいけません。

しかしながら、ともすると広めの権利範囲を意識するばかりに、必要な構成要件が欠落する恐れがあるようです。

当事務所ではこの点につき十分な注意を払いますが、知財部様には、この"請求項作成の意図"を、必要な構成要件が請求項に本当に正しく反映されているか？のチェック用としてお使いいただけるのではないかと思っています。

さらに、審査請求要否判断時や拒絶理由対応時の参考資料としてもお使いいただけるのではないかと期待しています。

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